小产权房网【编者按】
无论是对于法官、仲裁员还是对于律师、企业法务，抑或是对于法学院教授和学生而言，案例都是非常重要的研究及学习的素材。但是商事仲裁囿于其保密性要求，仲裁案例较少对外公开。为回应业界的需求，北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心（以下简称北仲）已在2017年联合商务印书馆推出《中国仲裁文库》，分享原汁原味的仲裁裁决书。目前已经出版了《优秀裁决书赏析》《股权转让案例精读》《建设工程案例精读》。但由于系统化的收集和整理案例的耗时较多，整体性出版的周期较长，难以迅速满足读者的需求。因此，北仲特选编部分经典案例，进行严格的脱敏处理，邀请北仲资深仲裁员深度解读、评析，在微信公众号中以“案例精析”栏目定期推出，以飨读者。若有转载需求，欢迎邮件联系shenyunqiu@bjac.org.cn。
案情简介
1.2012年11月19日，某韩国公司（合同乙方，以下简称申请人）与某中国公司（合同甲方，以下简称被申请人）签订了《商标转让合同》（以下简称本案合同），约定被申请人将“英文字母组合及图”商标转让给申请人，约定转让商标指定的商品或服务项目为：技术项目研究；科研项目研究；生物学研究，还约定了转让商标申请号、国别等。合同中约定被申请人同意无偿转让该商标。
本案合同第二条第6款规定，除了本合同项下的商标申请以外，被申请人保证没有申请过其他与转让商标相同或近似的商标，同时保证日后也不再申请任何与转让商标相同或近似的商标。
本案合同第五条约定：被申请人自签订本合同之日起未经申请人书面许可不得使用转让商标，并且不得再与任何第三人签订关于转让商标的许可使用合同或转让商标合同，被申请人不再享有商标的申请权、使用权、转让权与许可使用权；被申请人违反上述约定，自行使用、将转让商标转让给他人或许可他人使用的，除应当赔偿因此支付的转让申请费、律师费等必要费用之外，应另赔偿申请人遭受的其他全部损失。
2.根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的商标注册证，“英文字母组合及图”商标（核定服务项目第42类：生物学研究）注册人为申请人。根据申请人提供的公证书显示，被申请人网站左上角显示使用了“英文字母组合及图”和“其他汉字文字”的组合标志。该网站上的宣传文案中介绍被申请人的服务范围为：“眼科基因检测及基因组学科研服务”等，并使用了“最大眼科疾病变异数据库”等字眼介绍其服务特征。
3.2018年4月，申请人工作人员向被申请人工作人员发出电子邮件，邮件中称：“我们的法律小组告诉我，在您的网站发现设施的照片。因为照片未经经营小组的研究及批准不能擅自上传于网站，请立刻从网站删除照片”。
4.双方当事人均认可，申请人曾向深圳市某法院就本案提出赔偿申请，后深圳法院裁定书以因存在仲裁条款、法院管辖问题裁定驳回起诉。
双方当事人均认可，双方常年存在商业合作关系，但并未存在互相持股关系。
5.申请人称，根据工商管理总局商标局颁发的《商标注册证》，申请人依法享有注册商标的专用权，而被申请人存在侵害涉案商标权的行为。申请人虽屡次要求被申请人停止使用涉案商标，但被申请人均不予理会，仍继续在其官网上使用涉案商标，并继续从事医学检测、眼科检测等经营服务项目。根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》等的规定，被申请人的行为严重侵犯了申请人的注册商标专用权，且严重损害申请人的合法权益，故请求依法确认被申请人违法使用涉案商标的行为。被申请人虽宣称其一直以申请人的中国分部名义对外开展业务，但申请人与被申请人之间并没有股权上的持股关系，双方仅仅是在业务方面存在合作关系。申请人向北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心提起仲裁，仲裁请求为：(1)被申请人向申请人支付赔偿金30万元人民币；(2)被申请人承担本案的仲裁费用、律师费。
6.被申请人答辩如下：（1）被申请人在其网站上使用与涉案商标近似的标识，与涉案商标属于不同的商品服务类别，并不侵害申请人的涉案商标专用权。根据《商标法》第五十七条的规定，只有在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标的行为才构成商标侵权。（2）被申请人作为申请人在中国的唯一代理和业务合作机构，多年来一直得到申请人的支持和默许以申请人中国分部的名义在中国为申请人进行业务宣传和市场推广，不存在被申请人违法使用涉案商标的行为。（3）被申请人在其网站上使用涉案商标是为申请人获取中国客户所进行的市场营销所需，并非为自身利益而擅自自行使用，没有侵权使用涉案商标的故意，属于正当合理使用，不会导致消费者对商品和服务的来源产生混淆或误认，不构成商标侵权。（4）事实上，自被申请人将涉案商标免费转让给申请人后，申请人在中国并未实际使用涉案商标，而且至今未使用涉案商标已连续超过三年以上。故，其要求被申请人承担商标侵权赔偿责任缺乏法律依据，也不符合我国知识产权司法保护的政策和理念。（5）退一步来说，即便申请人主张赔偿金的请求得到支持，其主张的赔偿数额也过高。被申请人仅将与涉案商标相似的标识使用于网站上，并未使用在“生物学研究”及其他任何的商品上，且没有通过使用涉案商标进行盈利，申请人也并未因为该使用行为而遭受任何损失。
争议焦点
1.被申请人是否构成违约行为，以及违约和侵权行为在仲裁案件中出现竞合的处理方式。
本案合同明确约定，被申请人自签订合同之日起未经申请人书面许可不得使用转让商标，被申请人不再享有商标的申请权、使用权、转让权与许可使用权。后申请人取得涉案商标注册证，则享有支配并许可他人使用该商标权的权利。
根据申请人提供的证据，被申请人于本案合同签订、申请人已经取得商标注册证后仍于其官方网站上使用涉案商标加其他汉字文字的商业标志。虽然该标志与涉案商标并不完全一致，但涉案商标“英文字母及图”表征为英文字母其中含类似人形的图案，被申请人使用之商业标志其左侧与涉案商标完全一致，仅右侧加入标志服务来源的文字样式，该标志出现在其官方网站上有明显的宣传功能，且与涉案商标有明显的包含关系，极易使相关公众误认为被申请人提供的产品及服务来源于申请人或其具有关联关系，导致混淆商品或服务来源之结果。根据《商标法》第四十八条之规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。被申请人之行为，属于以广告宣传为目的使用注册商标的行为。
关于被申请人答辩称其使用的商品与服务类别与涉案商标不一致，但从其网站上的内容来看，其在显眼位置介绍被申请人的服务范围为：“眼科基因检测及基因组学科研服务”等，并使用了“最大眼科疾病变异数据库”等字眼介绍其服务特征。被申请人称其网站服务属于第42类中的“4220-计算机编程及相关服务”，但网站仅为宣传其提供之产品和服务的媒介，被申请人提供的产品及服务范围当然落入涉案商标的相关服务范围之内。
关于被申请人答辩称双方有大量的商业合作，被申请人为申请人的中国分部，使用行为为申请人默许。虽然双方有诸多商业合作，但并无相互持股关系，所谓被申请人为申请人中国分部的主张并无事实依据；而商标权为权利人所有之支配、使用、许可他人使用的专有性民事权利，被申请人未经许可并无使用涉案商标的权利；况且申请人工作人员曾向被申请人工作人员发出电子邮件，表明了申请人拒绝许可的明确意思表示。
被申请人于其网站上使用涉案商标的行为，既构成了对本案合同的违约行为，亦构成了对申请人名下涉案商标注册商标权的侵犯，构成了违约行为和侵害商标权行为的竞合。
2.关于在仲裁案件中如何以侵权法标准确定违约赔偿额
关于被申请人答辩称申请人三年内并未使用注册商标，应按照《商标法》第六十四条之规定不予支持申请人之请求。《商标法》第六十四条之“使用”，本意应包括在商品和服务上具有区分和指代意义上的使用，该使用不应局限于仅认为是为了销售而用于标志产品及服务或商业宣传的使用。申请人曾发出电子邮件，有明确的阻止被申请人使用涉案商标的意思表示。从反对解释的角度出发，应认为被申请人行为有损于权利人正常使用商标并因此牟利的行为，而阻止被申请人使用的行为，可以认为是《商标法》第六十四条之“使用”行为，故被申请人应就其未经许可使用行为承担赔偿责任。
因本案为合同争议，申请人以本案合同中仲裁条款向北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心申请，应适用《合同法》违约责任相关条文之请求权基础。但因如前所述，本案被申请人行为为违约及侵权行为竞合行为，故无论从违约行为抑或侵权行为而言，其造成的客观法律后果一致，故可参照侵犯商标权之相关法律规定确定违约行为所造成损失之赔偿额。
依据《商标法》第六十三条第一款规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”同条第三款规定，“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”因上述条文有明确的计算损害赔偿的计算标准，亦足以弥补对申请人造成之损失，仲裁庭认为可参照此条文确定本案因被申请人违约行为而应承担的赔偿额。
申请人主张因认定被申请人为恶意侵犯商标权，情节严重，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。但首先申请人并未举证证明商标许可使用费的具体金额，其次因双方曾长期存在合作关系，且申请人亦未能证明被申请人用于其他同类服务下产品的生产经营并牟利的可能性，故申请人主张构成恶意侵犯商标权，适用《商标法》第六十三条第一款之规定确定赔偿额，不予支持。
故本案应当适用《商标法》第六十三条之规定，根据被申请人行为的情节及本案的具体情况，酌情确定赔偿金额。
裁决结果
依据本案合同约定及相关法律规定，被申请人于其网站上使用商标的行为构成违约，应向申请人支付违约金15万、律师费损失。
相关法律规定解读
《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》
案例评析
本案虽然标的金额不大，但是确是非常有典型意义的案例，又是一例仲裁中少见的很有代表性的较“纯粹”的知识产权案件。不同于其他技术类合同仲裁案件更体现出服务买卖合同的基本特征，本案既涉及商标权的许可、许可期后未经同意使用产生的侵权和违约行为的竞合，又因被申请人网站中使用的商业标记不完全相同于注册商标而产生了认定是否构成侵权的标记比对；此外，判定违约赔偿额时又采用了商标法相关的绝对权侵权的损失数额判定方法。
1.许可合同纠纷中违约行为和侵权行为的竞合
长久以来一直有观点认为：商事仲裁无法审理侵权案件。这种观点是值得商榷的。在大量的商事合同中，当事人一方的违约行为因合同条款、先合同义务、后合同义务、附随义务的存在，很多情况下与侵权行为是竞合的。尤其是在知识产权许可合同纠纷中，或以使用权利作为合同根本目的的合同，不合约、违反诚实信用的超范围使用权利，往往会造成按照合同约定构成违约、按照侵权法亦构成侵权的请求权竞合的情形，应当允许当事人自行选择救济权利。商事仲裁中，亦可以依据双方达成合意的仲裁协议审理该类纠纷。本案中，申请人原诉诸法院，后法院以存在仲裁条款为由裁定驳回起诉，后申请人诉诸仲裁，纠纷得到有效的解决。
更深层次的问题在于：当事人如果以侵权作为请求权基础申请仲裁，那么仲裁机构能否受理，这对传统的诉讼法理论有所挑战。但是通过对当事人两造仲裁条款的解释是能够得出结论的，如双方两造约定“本合同所生一切争议均交由仲裁机构处理”，此处的一切争议可做泛化解释；还有约定更为严密比如“本合同所生一切争议包括合同涉及权属产生的侵权纠纷均交由仲裁机构处理”，这样的仲裁条款约定就更为明确。从便于纠纷一揽子解决的价值观出发，虽然请求权产生竞合，但纠纷因同一事件而生，如要求当事人同时提请仲裁并提起诉讼，反而是反效率的，增加了当事人的诉累。
2.在违约赔偿金额的确定中参照侵权法确定损失标准
知识产权三法的立法建构是典型的绝对权法，即定义著作权、商标权、专利权权利的内涵和外延——确定侵权行为的表征——确定不同性质的侵权行为的赔偿标准的逻辑模式。而传统的合同法中并没有针对知识产权许可的单独计算违约损失的确定方法。因本案中请求权竞合的存在，在确定违反合同约定使用注册商标的情况下，在合同法中很难找到确定损失的量化标准。因此仲裁庭诉之于专业性更强的《商标法》及相关法律规范寻找答案。因为《商标法》对侵犯商标权行为的性质严重程度有明确的区分，同时根据不同的等级确定了不同的赔偿方法，故本案中以《商标法》及其相关规范确定违约损失是最科学、最合理的，可以为此后的知识产权仲裁案件所借鉴。
传统民法曾认为违约责任和侵权责任的赔偿范围应有所区别，然而现代民法更将违约责任和侵权责任的赔偿范围趋同化。因同一违法状态无论侵权抑或违约如仅因请求权基础不同而导致的对当事人的法律后果不一，反而有违形式逻辑对法律规范的规制。故在本案中，在对商标权侵权和违反双方转让及许可协议的行为产生竞合的情况下，采用侵犯商标权的赔偿标准比照适用于违约责任的确定，是更为科学、有逻辑的选择。
结语和建议
涉知识产权仲裁案件对于仲裁机构是一个全新的挑战，在创新经济蓬勃发展的今天，又是仲裁机构不得不面对的挑战。一方面，知识产权许可合同中大量的存在违约和侵权的竞合，仲裁机构通过合同纠纷的解决思路，通过对合同条款、合同隐藏义务、附随义务的解释，有依据处理相关的争议，人民法院的仲裁司法审查应对此体现出相对的“容忍”。另一方面，仲裁案件中涉及知识产权权利赔偿的量化标准，也可参照采用立法例、司法解释、其他规范性文件中侵犯知识产权的赔偿标准，更为科学、有说服力的作出裁决，妥善解决纠纷。
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